濟寧商標注冊小課堂—侵權商品商業租賃行為構成商標侵權的司法認定

要旨

       根據《商標法》第五十七條的規定可知，商標侵權行為的典型樣態為生產和銷售侵害商標權商品（簡稱侵權商品），而不包括對侵權商品的后續使用。因此，一般情況下，終端消費者對于侵權商品的使用行為并不構成侵權，但對于侵權商品進行租賃等商業使用是否構成侵權則存在爭議。本文認為對此不宜一概而論，當侵權商標商業租賃行為符合相應條件時，可以將此類行為納入《商標法》規制的范圍。人民法院在審查判斷侵權商標商業租賃行為是否構成商標侵權時，需要綜合考慮：被訴標識是否引起混淆誤認；被告是否以能夠感知的方式彰示被訴標識；商標系達成商業交易的重要因素；被告是否以出租為業謀取商業利益以及被告是否盡到相應的注意義務。

案情

當事人

原告：阿諾德及里奇特茨納技術公司（簡稱阿諾德公司）

被告：北京已凡影視器材有限公司（ 簡稱已凡影視公司）

案由：侵害商標權糾紛

       原告阿諾德公司是一家電影設備行業的全球公司，隸屬于全球知名企業——ARRI 公司。ARRI 公司1917 年成立于德國慕尼黑市，是世界上規模最大的電影攝影機、數字中間片和燈光設備制造商及供應商之一。ARRI 公司的產品從上世紀70-80 年代開始進入中國，并始終致力于提供本地化、專業化的服務。眾多大型國有制片企業、著名影視劇導演及知名影視高校均在影視劇制作及教學活動中，常年使用ARRI 公司的產品。原告經核準在第11 類照明器械和裝置等商品上注冊并持有第3042115 號“圖片”商標、第3042387 號“圖片”商標及第G1276707 號“圖片”商標（統稱權利商標），原告授權其關聯公司阿諾萊德貿易（北京）有限公司（簡稱阿萊北京公司）使用上述三件權利商標。阿萊北京公司與中國境內的公司頻繁開展貿易往來，自2017 年至2019 年，銷售了大量的影視器材、燈光設備，其產品深受中國市場歡迎。同時，阿萊北京公司還參加了北京國際廣播電影電視展覽會以及中國國際廣播電視信息網絡展覽會等行業展覽，向大眾展示了帶有“ARRI”及“SkyPanel”商標的燈光設備等產品，使得該等商標為廣大消費者所熟知。此外，ARRI 中國官方微信公眾號中，也介紹了歷年熱門電影以及北京電視臺全新融媒體演播室對“ARRI”及“SkyPanel”燈光設備、攝像機設備的使用，包括《繡春刀2 · 修羅戰場》《芳華》《我不是藥神》《流浪地球》等。經過上述產品銷售及宣傳推廣，原告及其帶有“ARRI”及“SkyPanel”商標的燈光設備等影視器材得到中國市場的廣泛認可，具有很高的知名度。被告已凡影視公司在經營過程中對外銷售標注“ARRI”及“SkyPanel”的侵權攝影燈，同時大量囤積標注“ARRI”及“SkyPanel”的侵權攝影燈對外出租，獲得經營性收益。2019 年6 月12 日，經原告投訴，公安部門及工商部門對被告經營場所進行了突擊檢查，查獲了被告儲存的大量標注“ARRI”及“SkyPanel”商標的侵權攝影燈以及長期出租攝影燈的賬簿記錄。原告認為，被告上述銷售侵權攝影燈商品的行為違反了《商標法》規定，構成對原告注冊商標專用權的侵害；同時，被告大量囤積并長期出租標注“ARRI”及“SkyPanel”商標的侵權攝影燈亦構成對原告注冊商標專用權的侵害。原告提起訴訟，要求被告承擔停止侵權、消除影響、賠償經濟損失及合理支出的侵權責任。

       審判

       北京市東城區人民法院審理認為：首先，被告將涉案攝影燈用于出租獲利，顯然屬于商業活動，且根據影視拍攝行為的階段性及攝影器材的耐用性的特點，在影視拍攝行業攝影器材的租賃勢必較為常見，包括涉案攝影燈在內的攝影器材的出租行為對于銷售行為具有較強的替代性，且承租人會因考慮器材的性能和品質而關注器材所使用的商標，故商標系承租人選擇租賃物的重要考慮因素，在此過程中極易發生商品來源的混淆誤認�？梢�，被告在銷售行為之外，通過租賃行為進一步擴大產生混淆誤認的相關公眾范圍，并因此獲得了相應收益。其次，在案證據顯示，被告出租涉案攝影燈完整保留了相應“ARRI”及“SkyPanel”標識，且被告接受市場監督管理局執法人員詢問時亦稱“‘ARRI’燈具非常出名，只有買‘ARRI’的燈具很多劇組才會租賃”，可見其知曉權利商標的知名度，具有利用權利商標吸引消費者、獲取競爭優勢的主觀目的。綜上，被告大量囤積涉案侵權攝影燈，并持續出租獲利，系將涉案商標標識直接用于商業活動并起到識別商品來源的作用，屬于對商標的使用。在此基礎上，被告借助涉案侵權攝影燈上的權利商標不當的獲取交易機會和競爭優勢, 導致相關公眾混淆誤認, 已經構成對原告商標專用權的侵害，應當承擔相應的侵權責任。最終，法院判決被告停止侵權、賠償原告經濟損失及合理支出25 萬元。

       重點評析

       本案的主要爭議焦點在于對涉案侵權燈具的商業租賃行為是否構成商標侵權，本文圍繞該爭議焦點展開討論�！渡虡朔ā返谖迨�七條通過列舉和兜底條款結合的方式對侵害商標專用權行為進行了具體規定，根據該條規定，商標侵權行為的典型樣態為生產和銷售侵權商品，對侵權商品的后續使用行為并未明確規定。

對于生產銷售環節之后對侵權商品進行后續使用是否構成侵害商標權，首先需要區分商業使用與非商業使用。如果消費者取得侵權商品后，僅是自行使用，其利用的是商品本身的使用價值，并不會進一步割裂商標與商標權人之間關系進而攫取不當的商標利益，一般不能認定構成侵權。但如果侵權商品被購買后又在商業活動中投入使用，則不宜一概而論，應結合具體使用方式和場景等因素加以具體分析。

        一、商標法規制商業租賃侵權商品行為的正當性分析

      （一）侵權商品后續使用行為構成商標侵權的反對觀點

        實踐中對能否認定侵權商品的后續商業使用行為構成商標侵權，存在一定爭議。

根據《商標法》的原理，商標侵權以商標使用為前提，不存在商標使用，也就不存在商標侵權行為。一般認為，商標最主要的功能是識別，只有商品進入流通領域，商標的識別功能才得以發揮。因此《商標法》上的商標使用，應當是與商品流通相聯系的使用行為。按照政治經濟學的一般概念，商品流通是指以貨幣為媒介的商品交換，實現從生產領域到消費領域的轉移。商品銷售無疑是商品流通的典型形式，因此反對觀點認為在生產銷售環節之后，商品已經退出市場流通，后續使用行為僅僅是發揮商品的使用價值，不屬于商品流通，也就不存在商標使用，進而無從談起商標侵權。

       按照上述觀點，本案涉及的侵權商品租賃行為也僅是侵權商品發揮使用價值的過程，并不存在商標使用和商標侵權。

       （二）《商標法》規制侵權商品商業租賃行為的正當性和可行性分析

       然而，商品流通與商標使用及商標侵權的對應關系是學理上對于典型情形的歸納和表述，加之法律概念與經濟學術語的界定標準和具體含義均存在差異，本文認為對上述問題的討論應在商標法原理和規范框架下進行。

商標專用權是主體在商標上實現自己意志的行為資格，使用、許可、轉讓、放棄、出質等都是具體的支配方式 商標專用權形式上表現為商標權人對于特定商標標識的控制權，但其實質上保障的是商標權利人獨占享有商標所附著的商業信譽和競爭優勢等利益，也就是商標權人借助商標上附著的商譽和知名度獲取競爭優勢、交易機會的利益。為了保障商標權人對于該種利益的獨占享有，商標具有指示識別及質量保證等功能，以確保商標上附著的市場聲譽和競爭優勢能夠確定地投射于商標權人的商品，同時保持其商標的市場聲譽及競爭優勢不受貶損。

       從經濟學屬性上看，商業租賃行為與商品銷售行為具有同質性，均是將商品的使用價值轉化為交換價值的過程，前者是陸續實現，后者是一次性完成。從市場效果上看，如果消費者可以通過租賃占有使用一種商品，其同時購買該商品的幾率就會大大下降，商業租賃行為對于銷售行為有較為明顯的替代作用，而相關商品的承租人與潛在的購買者具有較大重合性，且租賃行為以直接獲得商品使用價值為目的，承租人往往會關注相應商品的品牌。因此，侵權商品的商業租賃，尤其是持續大量的租賃行為，在銷售之外進一步擴大產生混淆誤認的相關公眾范圍，并因此獲得了相應收益，擠壓了商標權人正品的市場空間，攫取和損害了商標權人享有的商業信譽和競爭優勢等商標利益，影響了商標功能的實現，應當納入《商標法》規制范圍。

       從《商標法》條款規定來看，《商標法》第五十七條規定商標侵權行為時，在第一至六項列舉具體侵權行為的同時，還設置了第七項兜底條款，以使得商標侵權行為的樣態具有開放性，以適應紛繁復雜的市場現實。在商業租賃侵權商品不屬于第一至六項規定的典型行為的情況下，第七項兜底條款提供了對該行為進行規制的法律依據和路徑。

       二、認定侵權商品商業租賃行為構成商標侵權的考量因素

       侵權商品的商業租賃行為可以受到《商標法》規制，但因其并非《商標法》第五十七條規定的典型侵權行為方式，將其認定為商標侵權行為，還應當充分考量具體案件情況，既要有效規制對于商標權人正當權益的損害行為，又要避免過分干涉和限制所有權人自行使用等正當行使物權的行為。本文認定侵權商品商業租賃行為構成商標侵權，一般綜合考慮以下因素：

       1. 被訴商標標識是否足以引起混淆誤認

       識別來源是商標的基本和首要功能，因而破壞商標的識別來源功能，引起相關公眾混淆誤認也是商標侵權的核心要件，在侵權商品商業租賃行為構成商標侵權時也是如此。只有被訴標識足以引起混淆誤認，相關公眾對于商品來源的指示才會混亂，商標附著的商業信譽和競爭優勢等商標利益才會錯位，而被侵權行為實施者攫取。

        2. 被告是否以被消費者感知的方式彰示被訴標識

        商品上使用的標識能夠被消費者所感知，是相關公眾根據商標區分商品來源的物質基礎。行為人取得侵權商品，對其進行商業租賃時，可能保留侵權商標標識，也可能拆除或者遮蔽該商標標識，而只有保留相應商標標識，或者以其他公眾能夠感知的方式彰示相應商標標識，公眾對于侵權商品的認知才可能投射到相應商標及商標人身上，才會出現混淆商品來源，損害商標權人商業信譽的結果。

       3. 商標是否為交易雙方達成商業交易的重要考慮因素

       行為人只有在商業活動中用被訴商標標識吸引相關消費者，才可能借助商標上附著的商譽和知名度獲取交易機會、競爭優勢，從而損害商標權利人的商標利益。但如果由于相應商品屬性以及相關行業慣例等，承租者一般不關注所租賃商品的品牌，則使用在租賃的侵權商品上的被訴商標標識對承租者不會產生商品來源指示功能，此時不宜認定為商標侵權行為。

       4. 被告是否以出租為業謀取商業利益

       如前所述，侵權商品商業租賃行為并非《商標法》第五十七條規定的典型侵權行為樣態，適用《商標法》對其進行規制，應充分考慮到商標權利人與侵權商品所有權人之間的利益平衡。一般情況下，只有以出租為業謀取商業利益的，才會造成明顯的混淆誤認范圍的擴大，以及對于商標權人銷售市場的壓縮，進而損害商標權人的商標利益，具有規制的合理性和必要性。

       5. 被告是否盡到相應的注意義務

       一般情況下，侵權商品的出租人并非侵權商品的生產者和銷售者，但其應當對出租的商品盡到相應注意義務。對于其侵權行為的認定以及相應責任的承擔，還應當考察其主觀狀態，如果被告明知或者應當知道其商業租賃的商品系侵權商品，仍然從事該種經營行為，則應當承擔相應侵權責任。

       三、本案情況分析

       本案中，經原告鑒定，涉案燈具商品并非其自己或授權生產，系假冒商品，鑒于權利商標具有一定知名度，上述標識使用在涉案產品上，容易使得相關公眾產生混淆，誤以為該商品來源于權利商標的持有人，因此，可以認定涉案攝影燈商品系侵害原告商標專用權的侵權商品。被告出租涉案攝影燈過程中，均完整保留了相應“ARRI”及“SkyPanel”標識，屬于以被消費者明顯感知的方式彰示侵權商標標識。根據影視拍攝行為的階段性及攝影器材的耐用性的特點，在影視拍攝行業攝影器材的租賃勢必較為常見，包括涉案攝影燈在內的攝影器材的出租行為對于銷售行為具有較強的替代性，因攝影器材價格較為昂貴，且專業性能要求較高，為了保障器材的性能和品質，器材所使用的商標必然為承租人所關注，系其選擇確定租賃物的重要考慮因素，在此過程中極易發生商品來源的混淆誤認。在案證據證明，被告囤積了大量侵權影視燈具用于出租，且查獲的賬簿顯示已經有多筆租賃費，足以證明其持續大量出租侵權攝影燈商品，并以此獲利。因此，被告對侵權商品的商業租賃行為進一步導致相關公眾混淆誤認, 直接借助涉案侵權攝影燈上的權利商標攫取了交易機會和競爭優勢, 已經構成對原告商標專用權的侵害。

來源：濟寧商標注冊   http://www.zhongguochengyu.com/content/?676.html